优秀学术论文 | 无效程序中与权利要求修改有关的问题

作者介绍

李婉婷，国家知识产权局专利局复审和无效审理部化学申诉一处三级审查员。2007年毕业同年进入局化学部担任审查员，2010年1月起进入原专利复审委员会，从事化学领域专利复审和无效案件审查工作，多次承担重大疑难案件的审理工作并多次参评复审无效十大案件，曾获优秀公务员、审查标兵审查能手等称号。

何炜，硕士研究生，二级审查员，现任专利局复审和无效审理部化学申诉一处处长。国家知识产权局高层次人才，近年参与《专利审查指南》的修改工作，参与多项学术课题的研究，并在各专业期刊发表论文二十余篇。

本文完成于2018年，《专利审查指南》（第74号局令修正）对无效阶段权利要求修改方式部分进行了修改，该部分内容于2017年4月1日起开始施行，本文对此做研究探讨。

摘　要：

专利权人在无效程序中对权利要求进行修改于专利行政程序而言是一类带有特殊性的规定。为解决在审查实践中专利权人越来越普遍地在无效程序中进行权利要求修改所带来的各种问题，本文从无效程序中权利要求书的法律属性入手，并结合2017年对指南的最新修订，谋求规范解决此类问题，相对系统地给出审查思路。

关键词

权利要求书修改 权利要求进一步限定 无效程序 马库什权利要求‍

一、问题的引出

随着2017年4月1日新修订的《专利审查指南》（下文称“指南”）的实施，专利权人在无效程序中修改权利要求书的比例明显上升。据不完全统计，专利复审委员会化学申诉一处2016年1月1日至2016年12月31日审结的39件无效案件中，有9件案件存在无效程序修改权利要求书的情况，占比23.1%。而2017年4月至12月立案的化学申诉一处无效案件共52件，有22件案件存在无效程序修改权利要求书的情况，占比42.3%。2018年1月1日至2018年3月31日，笔者作为主审审结的10件无效案件中，有9件案件存在修改权利要求书的情况，占比90%。可见，随着指南中对于无效阶段权利要求修改方式的调整，越来越多的专利权人会选择在无效程序中对权利要求进行修改，这已基本成为了无效案件审查所面对的常态。相应地，也出现了一些新情况。比如：

（1）对指南中“进一步限定”的理解存在不同认识，导致出现诸多不同的修改方式。

（2）专利权人不能确定其修改能否被接受，于是选择在无效程序中多次提交不同的修改文本，抑或选择在不同的无效请求案中提交不同的修改文本。

（3）针对马库什权利要求选择性删除某一取代基的部分选项，或者将权利要求的大范围修改为说明书中公开的某一实施例。

对于这些情况，审查实践中存在处理方式不一致的问题。我们认为有必要对这些问题进行梳理和研究，以厘清审查思路，形成较为一致的作法。

二、无效程序中权利要求书的“整体性”

在审视前述无效程序中涉及修改权利要求的诸多问题之后，我们发现这些问题有一个共性的基础性问题是有必要首先应予解决的。那就是，在无效程序中，是将权利要求书看作一个不可分割的整体还是一个个松散的权利要求（技术方案）的集合？[1]如果权利要求书中部分内容的修改符合相关规定，另一部分内容的修改不符合相关规定，能否允许专利权人在答复期外进一步修改不符合规定的内容？

笔者认为，虽然无效审查的对象单元是权利要求（即要求保护的技术方案），但是作为审查过程中的申请文件的重要组成部分，权利要求书是以整体内容呈现的。如果将对于权利要求书的合规性审查单元仅仅局限于权利要求，则一方面容易忽略各权利要求之间整体上的联系，“只见树木不见森林”，判断结论容易发生偏差，另一方面会让审查陷入当事人所主张的“仅保留符合规定的修改，放弃不符合规定的修改”，或者“针对不符合规定的修改重新提交修改内容”等难题，答复期限的规定也容易被虚置。

因此，在审查修改文本能否被接受时，原则上，应当将权利要求书作为一个整体考虑，以权利要求书整体文本的内容来判断修改是否符合相关规定。相应地，专利权人对于权利要求的修改也应提交整个权利要求书。如果有一部分权利要求的修改不符合规定，应当对整个权利要求书不予接受。

例如某案（案例一），专利权人在答复期限内提交了修改文本，在授权公告文本的基础上，在权利要求8中并入了权利要求22中有关基团R2的限定，同时将权利要求27中的“权利要求6中所述式I化合物的用途”修改为“权利要求6或者权利要求19所述化合物的用途”。

对上述修改进行审查可知，权利要求8中对于R2的定义是根据授权公告文本权利要求22中基团的定义作出的进一步限定，符合相关规定。但是，作为保护用途的独立权利要求，权利要求27增加了在授权公告文本中不曾出现过的“权利要求19化合物的用途”的独立权利要求，不符合专利法实施细则第69条“不得扩大原专利保护范围”的要求。在口头审理中，专利权人表示愿意放弃对权利要求27的修改，仅保留对权利要求8所作的修改。但这样的主张不应被接受。因为如果允许专利权人在规定期限外仍然可以对权利要求书进行这样的修改，并不符合“修改时限”的规定，不利于无效请求人和合议组确定审查文本并予以针对性的准备，会不合理地延长审查期限。

当然，实践中在具体执行时，也需考虑具体案情，避免一刀切。例如，在无效请求人当庭表示同意的情况下，可以视情形（例如明显的文字性错误）允许专利权人当庭对其修改文本中的部分修改不合规定的权利要求作删除或者将该权利要求恢复为未修改的状态，或者作明显文字性错误的更正，以兼顾当事人权益的保障和审查程序的节约。

三、“权利要求进一步限定”的本质含义

2017年4月1日开始实施的新修改的指南在第四部分第三章第4.6.2节中将“权利要求的合并”调整为“权利要求的进一步限定”，并将“权利要求的进一步限定”定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”。这一调整的目的，在于给专利权人提供更多的修改途径，从而更好地保护发明创造。但由于很多专利权人对于“权利要求的进一步限定”的具体规则并不明晰，导致实践中出现了各式各样的修改方式。

从指南的规定可以看出，“权利要求的进一步限定”需要“补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征”，但不仅于此，未“缩小保护范围”的修改不能被认为是对权利要求的“进一步限定”。可以说，“权利要求进一步限定”的本质含义就在于缩小权利要求的保护范围。而“缩小保护范围”，应当被理解为是针对该权利要求书的原保护范围而言，以缩小后的保护范围替换此前较大的保护范围。[3]

这一要求的出发点在于，无效程序中专利权人仅应根据授权公告的权利要求书进行限缩性修改，不得利用这一程序去重新构筑新的权利要求保护体系从而破坏原权利要求的公示价值并获取不当利益。这也是指南对无效阶段权利要求修改方式一直有所限制的价值考虑，即应该保障社会公众基于授权公告的权利要求书能够对专利权人的修改做出合理预期。

实践中，理解和把握修改是否属于对权利要求的进一步限定，应从权利要求书的整体保护范围出发，判断这样的“进一步限定”是否整体上使权利要求“缩小保护范围”，而不能仅仅关注修改的形式，不关注其实际修改效果。以某案为例（案例二），授权文本的从属权利要求2-8均直接引用独立权利要求1，专利权人在无效宣告程序的答复期限内，未修改独立权利要求1，而是将权利要求8的附加技术特征加入权利要求2，将原权利要求3-8修改为从属于权利要求2。显然，在未对独立权利要求1进行修改的情况下，将从属权利要求的技术特征组合，虽然对于原从属权利要求2-8通过“进一步限定”而使保护范围缩小，但是并没有在权利要求书的整体上缩小权利要求的保护范围，作为最大保护范围的权利要求1并无变化。因此，这种修改方式不属于“对权利要求的进一步限定”。

一般而言，以下三种情况均明显不属于“缩小权利要求的保护范围”的情形：（1）在未对独立权利要求进行修改的情况下，仅增加新的从属权利要求；（2）同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求；（3）对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求。

四、针对同一专利权提交多个不同修改文本

无效程序中，有时专利权人不能确定其修改能否被接受或者在审查过程中根据无效请求人以及合议组的意见而不断调整修改方向，于是选择在无效程序中多次提交不同的修改文本，抑或选择在不同的无效请求案中提交不同的修改文本，这不仅会增加无效程序中审查文本确定的难度，也会因为文本的不确定而提高无效请求人和合议组进行针对性答复意见和审查的难度，进而也会使审查周期不合理地延长。以下分情形讨论合议组比较恰当的应对作法。

1．在同一无效请求案中先后提交不同修改文本

专利权人在一件无效宣告请求案件中可能多次提交权利要求书的修改文本。这些修改可能是在答复期内或答复期外，可能符合形式要求或是不符合，也可能代理人的修改符合授权权限或超出授权权限。

对于在同一请求案中专利权人先后提交多个不同文本的情况，目前专利复审委员会内有两种处理方式。第一种处理方式是“逐一回退”，即从最后一个文本开始审查，如果其不符合要求，则回退到前一个文本进行审查，直至有一个可以接受的文本。第二种处理方式是，认为原则上，在无效程序中当事人如果提交了多次修改文本，则提交后一修改文本即视为放弃了之前的修改文本，因此只审查最后一个文本，如果其不符合要求，则回退到授权公告文本。

笔者认为，这两种处理方式均存在一定的问题。通常认为，专利权人在提交一个新的文本的同时，即意味着放弃了上一个文本。如果采取第一种处理方式，那么实质上是退回到已经被放弃的文本。而继续审查这种已经被放弃的文本是否符合请求原则，值得商榷。第二种处理方式则将在先作出的所有修改视为放弃，那么对于专利权人而言，则丧失了修改机会。

笔者认为，从公平和效率平衡的角度出发，依如下顺序进行审查较为合理。首先，审查最后一次提交的文本是否符合修改时机和修改要求（包括是否有修改授权）。如果不同时符合修改时机和修改要求，则退回到符合修改时机的最后一次文本，审查是否符合修改要求。如果不符合修改要求，退回到授权公告文本作为审查文本。这一作法既不会超出当事人的可预期性，也不会给合议组带来更大负担。

比如对某案（案例三），专利权人在答复期限内提交了修改文本A，答复期届满后又提交了文本B，口头审理当庭提交了文本C。文本C的修改是删除马库什通式中不同取代基的某些选项。由于这种修改方式不属于无效宣告程序中并列技术方案的删除，因此不能被接受。文本B的修改方式不仅包括权利要求和/或技术方案的删除，还包括对权利要求的进一步限定。由于答复期限届满后不再接受“进一步限定”的修改方式，因此文本B也不能被接受。文本A是在答复期限内提交的，其修改方式为权利要求的进一步限定和明显错误的修改，符合指南的规定。

依照笔者推荐的作法，应将文本A确认为无效审查的基础。如果采用前文第二种处理方式，认为提交文本C后即相当于文本A和B不再“存在”，则在文本C不符合修改要求后专利权人只能退回到授权文本，这对专利权人修改权益的保障有所不足。但如果采用前文的第一种处理方式，在修改文本较多的情况下无疑会不合理地增加无效请求人和合议组的负担。

需要注意的是，在收到修改文本后，应当关注提交修改文本的代理公司是否有相应修改授权，以决定是否需要在转文的同时提醒当事人注意，避免因委托手续等原因造成文本不确定而导致程序不当延长。

2．在不同请求案中提交不同修改文本

在对针对同一专利权的多个无效请求进行合案审理时，确保不同请求案针对相同的审查基础是非常重要的。如何处理多个不同文本，是确保有效审查的关键，也是口头审理前需要着重考虑的问题。如果在口头审理前未明确审查文本，在口头审理当庭（无论是对多个无效请求的合并审理还是分别口头审理）对所述多个文本作一一调查将会大大降低口头审理效率。在口头审理前以审查意见通知书的形式提前告知涉案当事人审查基础，既有利于口头审理过程中当事人聚焦于焦点问题进行辩论，也能避免出现因审查基础不明确而使得当事人无从准备的问题。

对于在不同请求案中专利权人在答复期限内提交的修改文本均能被接受，或者其中之一符合要求而其他不符合要求的情况，笔者认为，应当在发送转文通知书前对修改文本进行审查。

如果针对不同请求案的修改文本均符合要求，应要求专利权人针对不同请求案选择一个相同的文本，并将该文本选择情况告知涉案所有请求人。对于初次获知该文本修改情况的请求人，应给予适当的补充理由的机会。

如果只有一个文本符合要求能被接受，应当告知专利权人并让专利权人书面确认该文本亦适用于其他无效请求案，在收到专利权人的确认后，将该能够接受的文本告知其他无效请求人，并给予其适当的补充理由的机会。

对于在不同请求案中专利权人在答复期限内提交的修改文本均不符合要求的情况，应当发出无效案件审查意见通知书，告知所有当事人文本修改情况及不能被接受的原因，并明确在授权公告文本的基础上进行口头审理。

以上处理方式将会延长无效案件的审查期限。但是，相比选择审理其中一个案件，并将其他案件中止，留待该案件诉讼程序结束后再启动所中止案件的审查，无论是从整体审查效率，还是从解决争议角度，这种处理方式都是有益的。

例如某专利权涉及先后两个无效请求案（案例四）。针对无效请求1，专利权人在答复期限内先后提交六个文本A、B、C、D、E、F；针对无效请求2，专利权人在答复期限内先后提交文本A和文本B。由于无效请求1和无效请求2针对的是同一专利权，且事实和理由部分相同，因此将两件无效请求案合案审理。两个案件中，在指定期限内最后一次提交的文本分别是文本F和文本B，两个文本并不相同，并且二者的修改方式均不符合指南的规定。这种情况下，应在口头审理前向涉案三方当事人发出无效审查意见通知书，指出相关事实，告知以授权文本为基础进行审查。

五、马库什权利要求可选项的选择性删除

化学领域专利审查实践中，对于马库什权利要求修改的认识一直是一个重点难点[4]。笔者认为，化学领域中的马库什权利要求是发明人在具体研究的化合物的基础上，依据本领域技术人员掌握的基本知识推测总结而形成的一个整体。从这个角度而言，不应将马库什权利要求简单理解为并列技术方案的集合，而应当将其视为在具体实施的技术方案的基础上概括总结的整体技术方案，相应通式化合物也仅仅体现了此类化合物在性能上的共同属性。马库什通式的撰写形式之所以会在化学领域的专利申请中广泛存在，正是基于其能够概括出具有相同性能和用途的一类化合物，而不必将每一具体化合物一一列出。当需要体现某些具体化合物的个性时，申请人完全可以将相应化合物列出。事实上，在绝大多数包含马库什权利要求的专利申请中都同时采用了马库什权利要求和具体化合物权利要求来请求保护。因此，马库什权利要求通常仅仅关注通式化合物的共性，并不关注其中包含的某些具体化合物的个性，具有整体性和不可分性。

近期，最高院发布（2016）最高法行再41号案判决，认为“马库什权利要求具有较强的概括力，涵盖所有具有相同结构、性能或作用的化合物”“马库什权利要求应当视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合。鉴于化学领域的特殊性，同时考虑马库什权利要求撰写之初，专利申请人为了获得最大的权利要求保护范围就有机会将所有结构方式尽可能写入一项权利要求，因此在无效阶段对马库什权利要求修改必须基于严格控制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素”。判决特别指出，“如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项，即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的利益，但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性，不但无法基于社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定”。该判决从专利确权的稳定性出发，明确对马库什权利要求在无效阶段的修改作出限制，即通常不允许选择性地删除马库什权利要求中任一变量的任一选项。

六、建议

基于以上对无效程序中因权利要求书修改而引发的种种问题的分析，笔者认为以下两个方面的问题需要引起重视。

1．在全委统一操作方式

虽然以上探讨均出自专利复审委员会化学申诉一处的案例，但其中很多情形并非化学领域无效案件所特有，比如专利权人在同一请求案或不同请求案中先后提交不同修改文本。笔者认为，针对这些共性问题，应当在专利复审委内统一操作标准。为此提出以下建议。

（1）合议组对于修改文本要在转文前提前介入审查

指南第四部分第三章第4.4.3规定，有下列情形的，专利复审委员会可以向双方当事人发出无效宣告请求审查通知书……（2）专利权人对其权利要求书主动提出修改，但修改不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的。

笔者理解，因该规定还涵括了合议组依职权引入理由和证据等情形，因此采用了措辞“可以”。但是对于权利要求书的修改，笔者建议合议组要在转文前提前介入审查，并视情况发出审查通知书，具体如下。

首先，在收到专利权人的修改文本后，合议组要及时对修改文本进行审查，核实代理权限，决定是否在转文的同时发出审查意见通知书。对于修改期限内提交的修改文本，应该及时核查修改方式是否符合指南的规定。同一请求案中提交多个不同修改文本的，在口头审理前应该对答复期限内最后一个文本着重审查。具备条件的应在口头审理前发出无效审查意见通知书，告知双方当事人口头审理中最倾向使用的文本，并说明不能接受其他文本的理由。这样，便于双方当事人准备并在口头审理当庭聚焦案件事实和无效理由的调查，避免二次口头审理造成程序不合理的延长和给当事人带来不必要的负担。

其次，对于专利权人在口头审理当庭提交的修改文本，由于通常该文本的修改已经超过答复期限，因此需要特别慎重判断其是否可以被接受。首先，应判断该文本是否为基于授权公告文本作出的删除式修改，如果是，予以接受；如果不是，则判断是否为新出现的对权利要求的进一步限定，如果是，则新文本不予接受。如果新修改属于对在在先提交可接受的修改文本（即符合相关修改期限和修改方式）基础上的删除（权利要求或技术方案），一般也可以接受。口头审理当庭提交修改文本的审查应该小心谨慎，否则有可能造成口头审理准备不充分，对事实、理由调查不清楚等问题。

最后，口头审理结束后，专利权人仅可以采用删除的方式对权利要求进行修改。这种删除式修改是专利权人对于权利的放弃，对请求人利益通常不存在不利影响，所以可以由合议组代为核实，同时出于提高审查效率、节约程序的考虑，可以不转文给请求人。

（2）针对同一专利权提交多个不同修改文本

无论是针对同一无效宣告请求，还是分别针对多个不同的无效宣告请求，专利权人都有可能就同一专利权提交多个不同的权利要求书修改文本。针对这种情况,从公平和效率平衡的角度出发，笔者建议作有限审查。既不能采用“逐一回退”的方式，又要避免机械地认为提交后一文本即视为放弃在先文本，只审查最后一个文本。具体操作方式前文“四、针对同一专利权提交多个不同修改文本”部分已有详细说明，在此不再赘述。无论是从整体审查效率，还是从解决争议角度，该处理方式都是有益的。

2．适时修改指南

虽然目前通过宣讲等方式，对于“权利要求的进一步限定”的修改方式暂时进行了统一，但是业界针对该问题还存在争议。为避免该争议对于审查实践的影响，应当对指南中有关“权利要求的进一步限定”的定义进行明晰，使其从字面上即能反映修改该规定的本意。笔者建议，该部分内容可以作如下修改：

将指南第四部分第三章4.6.2节第4段修改为“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围，缩小保护范围是指针对该被修改的权利要求书的原保护范围，以缩小后的保护范围替换此前较大的保护范围。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求作进一步限定。”

七、结语

专利无效程序中存在三方主体，专利复审委员会根据无效请求人和专利权人的意见陈述和证据，对专利权的有效性居中作出判断。这一程序的法律属性要求专利复审委员会对于权利要求书修改的审查一方面要考虑给予专利权人合理的修改机会以保护发明创造，另一方面由于权利要求书的公示作用以及审查效率的考虑又必须对权利要求书的修改进行一定的限制。对于审查实践中可能出现的情况本文作了初步的梳理和分析，以求对今后的审查工作有所裨益。

参考文献：

[1].“论无效程序中权利要求书修改的最小单元”，石必胜，《知识产权》，2015年第1期。

[2].“试论专利无效程序中“并列技术方案”的删除”，任晓兰，《专利法研究》（2011）。

[3].“权利要求进一步限定”式修改的理解与适用，刘铭、刘洋，《中国知识产权报》，2017年11月3日。

[4].“论无效程序中专利文件的修改”，陈曦，中国政法大学硕士论文，2006年12月。

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来源：《审查业务通讯》

编辑：刘喆  

审读：郑明 林峰